积极保护知识产权 充分准备国际仲裁获胜利
一、基本案情
(一)当事人情况
深圳XX公司(以下简称“中国公司”)是一家位于深圳的LED显示屏生产商，美国XX公司(以下简称“美国公司”)是一家位于美国得克萨斯州的LED显示屏销售商。自2012年起，美国公司向中国公司采购过少量的面板。2013年6月，美国公司拜访中国公司时，在中国公司的生产车间见到了中国公司即将研发完成的新面板的样品，美国公司非常青睐这款新面板的设计和性能，当即提出希望成为这款新面板的代理商的合作邀约。经过几个月的谈判，2013 年11月，中国公司和美国公司签署了供应商协议，协议中约定美国公司成为新面板的全球独家销售商，除了美国公司的任何人(包括中国公司)都不能销售这款新面板，但同时也约定美国公司必须满足每个季度的最低采购额，如果美国公司连续两个季度不能达到最低采购额，美国公司将丧失新面板的全球独家销售权。此外，协议中约定香港国际仲裁中心( Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC )为争议解决机构，协议履行适用美国德克萨斯州法律。根据供应商协议的内容，新面板的参数及技术信息是由美国公司向中国公司提供的，供应商协议签署后，美国公司开始不断找各种理由向中国公司索要新面板的各种图纸和技术参数。2014 年3月，中国公司开始向美国公司销售新面板，但从2014年9月开始，美国公司就一直未能达到协议约定的最低采购额。中国公司由于不能向第三方销售新面板，陷人非常严重的经济困境，中国公司不得不自2014年年底开始向其他客户销售新面板。
（二）争议缘由及背景
2015年5月18日，中国公司收到HKIAC发来的仲裁通知，美国公司以中国公司侵犯了其全球独家销售权及违反了保修义务为由对中国公司提起仲裁。美国公司还声称其是新而板的研发者，中国公司只是为其代工；美国公司已经在美国针对这款新面板申请了若干专利，中国公司对第三方销售新面板的行为已构成专利侵权，美国公司保留对中国公司提出专利侵权诉讼的权利。外部律师团队在接受中国公司的委托后，于2015年7月在美国专利商标局( United States Patent and Trademark Office,简称USPTO )网站查询到刚刚公开的美国公司为申请人的与新面板相关的6项临时专利申请及若干项专利申请，其中包含了大量新面板的图纸和技术方案。
2015年8月，中国公司在HKIAC对美国公司提出了反诉请求，主张美国公司的行为构成侵占商业秘密。经过了两轮证据开示及2016年10月进行的庭审，HKIAC仲裁庭认定美国公司违反了德克萨斯州商业秘密法及双方签署的保密协议中所约定的保密义务，构成侵犯中国公司商业秘密，美国公司应向中国公司赔偿1073441.49美元。
二、案件进程回顾分析
(一)策略制定
美国公司在美国申请了关于新面板的专利，即意味着中国公司如果继续在美国销售新面板将面临巨大的专利侵权风险，如不及时应对，可能会导致中国公司遭遇美国公司提出的专利侵权诉讼，面临高额的诉讼费用，甚至从此被美国市场拒之门外。通过研究美国专利法和商业秘密法，外部律师团队认为在应对上中国公司存在以下三种解决方式。
1.通过溯源程序夺回专利申请
2011年9月16日由美国总统正式签署的《美国发明法案》(America Invents Act)于对美国专利法进行了重大变革，堪称美国专利法在最近60年中最彻底的一次变化。其中，针对先申请制和发明者享有一年的宽限期政策，《美国发明法案》新增了溯源程序(derivation proceeding),用于决定先申请人提交的发明是否源于真正的发明人。
中国公司可以通过启动溯源程序来夺回关于新面板的专利申请，溯源程序中USPTO可以确认先申请人提交专利申请的发明是否并非源自先申请人，而是源自真正的发明人。如果源于真正的发明人，并且真正的发明人在先申请人提交申请之后一年内也递交了专利申请，那么真正的发明人(后申请人)可以用一个溯源诉讼程序来取消在先申请人的申请，即该项专利的申请权归属于后提交申请的发明人。《美国发明法案》设置溯源程序，是为了确保专利权只授予真正作出该项发明创造的发明人或是与发明人所授权的与其直接相关的主体，防止其他主体介由欺骗的方式或其他不正当行为来获得专利授权。由于溯源程序是2011年《美国发明法案》中设置的新程序，外部律师团队经检索发现，至该案时在美国启动溯源程序的案件仅有6件，其中约一半为正在进行尚未有最终结果的案件，并且其他已有结果的案件中启动溯源程序的一方都未能成功获得专利申请权，失败的主要原因是提交的证据不足。这样的结果让外部律师团队对中国公司申请启动溯源程序的成功率非常担忧，对此前几个溯源程序案例的研究一方面显现了溯源程序的复杂性，另一方面由于成功实例的缺乏，现有案例无法为中国公司提供举证或其他方面的指引，中国公司与外部律师团队也难以从过往案例中获取规避失误并赢得溯源程序的经验。最终，外部律师团队与中国公司放弃了通过溯源程序主张专利所有权的想法。
2.无效美国公司的专利
另一个消除专利侵权风险的方式是启动专利无效程序。在专利无效程序中，中国公司只要提交在2014年7月前新面板在先销售的证据，证实美国公司所申请的专利不具有新颖性，美国公司在美国关于新面板的几项专利申请即非常有可能被无效。一旦美国公司的专利被无效，美国公司将不再拥有专利权，中国公司也不再面临专利侵权的风险，但与此同时，中国公司也将无法对新面板拥有专利权，从而无法禁止其他主体在美国使用和销售与新面板相类似的产品。
3.主张美国公司侵占商业秘密
无论是溯源程序还是专利无效程序，都无法弥补中国公司因美国公司盗用新面板技术在美国抢先申请专利而给中国公司造成的损失。如果要获得美国公司的赔偿，对于中国公司来说，可能成立的索赔理由只有一个，即主张美国公司侵占了其商业秘密。在该案中，商业秘密侵权的成立大体需要以下3个要件。
(1)美国公司在专利申请中描述的新面板的技术方案构成商业秘密。
(2)美国公司从中国公司处获取了相关技术信息。
(3)美方使用或披露了商业秘密。
这里还存在一个关键的问题:中国公司向美国公司销售新面板的行为是否会导致涉案技术丧失秘密性？外部律师团队认为，虽然在美国公司申请专利前，中国公司曾向美国公司出售过少量试产的新面板样品用于测试，但中国公司与美国公司之间存在保密协议，美国公司负有保密义务，因此中国公司向美国公司的销售行为不会导致这些关于新面板的技术秘密丧失秘密性。而且外部律师团队认为，美国公司为了避免他们关于新面板的专利被无效，应该不会主动披露上述专利申请前中方将新面板销售给美方的事实，一旦披露， 将自证所申请的专利并不具备新颖性。此外，双方往来的大量邮件可以证明第二个要件，而美方的专利申请文件则可以证明第三个要件。基于上述对比分析，外部律师团队认为美国公司侵占中国公司商业秘密的行为基本可以成立。
(二)仲裁过程
在仲裁过程的两次证据开示中，中国公司提交了大量关于新面板研发过程的证据，以及为了合作，中国公司向美国公司披露新面板技术信息的证据，并且通过专家报告详细论证了新面板与美国公司多年前曾经销售的面板在结构和设计理念上所存在的本质上的区别。最终HKIAC仲裁庭认定中国公司才是新面板的真正研发者而非代工者，并且中国公司关于新面板的技术方案在美国公司提交专利申请前已经构成商业秘密，美国公司在美国申请新面板相关专利的行为侵犯了中国公司所有的商业秘密。
三、案件启示
在其他中国公司一旦作为被告出现在涉美知识产权诉讼中往往消极应诉的大环境下，该案是一起非常少见的中国小型企业主动向美国大型公司发起知识产权维权并取得胜利的案件，具有典型意义。尽管美国公司具备雄厚的经济实力，利用中国公司的技术秘密在美国提出一系列专利申请，并先发制人在HKIAC对中国公司提起了仲裁，但中国公司在外部律师团队的帮助下奋起反击，以侵占商业秘密为由对美方提起了反请求，并最终获得胜诉。笔者认为，该案为我国中小企业将来在海外的知识产权维权提供了宝贵的借鉴经验。
(一)只要足够专业，蝼蚁也能撼动大象
在该案中，美国公司的母公司是美国行业内排名TOP10的广告公司，而中国公司仅是一家在国内中高端领域有自主研发能力的小型企业，两家公司经济实力悬殊。国际仲裁具有费用高昂的特点，往往被称为“富人的游戏”，美国公司显然深谙此道，在仲裁过程中多次企图利用经济实力的悬殊来迫使中国公司屈服。但中国公司作为占理的一方，包括中方外部律师团队、专家证人、事实证人及翻译在内的所有诉讼参与人都抱着无论如何都要为中国企业维护合法权益的信念，齐心协力，在这个仲裁案件中投人了大量的精力，才逐渐改变了案件中双方的力量对比状况。
首先，中国公司所聘请的外部律师团队在知识产权领域的专业知识和执业经验更占优势。美国公司虽然同时聘请了两家律师事务所代理此次仲裁，但这两家律所参与该案的律师都不是专精知识产权领域的律师:来自美国达拉斯律所的律师主要是从事商业领域的非诉法律服务;来自香港律所的律师主要擅长国际仲裁。但此次仲裁中的核心问题是关于专利所有权和商业秘密的，属于知识产权中的专利和商业秘密领域，美方律师对此并不熟悉，而代表中国公司的律师团队成员则由两名中国知识产权律师和一名美国专利律师组成，都是知识产权领域的专业律师。
其次，中方对解决方式的选择也是该案的制胜关键。如前所述，面对该案中国公司可以选择的三种途径，外部律师团队并非草草地选择了其中一种来进行展开，而是对每一种途径都进行了详细深入的调查分析，试图寻求其中成功率最高的方式。事实上，溯源程序和专利无效程序在表面看来，都是相当不错的选择，中国公司所持有的证据似乎在这两种方式中都有很高的制胜可能，外部律师团队则进行了详细考察，从溯源程序的复杂和不确定性及专利无效可能对中国公司的长远影响出发否定了这两种方式，最终选择了最为快速且直接可获得赔偿的第三种方式。笔者认为，这点也对其余中国企业的海外应诉有着重要的借鉴意义，敦促企业在应诉时，慎之又慎，选择最妥适的解决方式，获取最大化的收益并避免遭受不必要的损失。
最后，最重要的一点是，中方外部律师团队在技术问题上投入了大量的精力。中方外部律师团队自接受委托介入案件后即开始对案件中涉及的三种面板的技术特征进行充分的研究和总结，并在此基础上整理出了关于新面板5大方面共计13项技术秘密点。在中国公司过去疏于准备、欠缺完整研发资料的基础上，帮助中方整理出了新面板的详细研发经过及完整的研发证据。外部律师团队通过大量的研究分析，对各项技术问题均有透彻的理解，从而才能与中国公司的专家证人进行充分讨论，并对专家报告的撰写提供了建设性意见。相反，美方律师对技术问题的分析和理解显然是准备不足、不够充分的，在仲裁过程中几乎回避了所有关于核心技术问题的争论，他们既没能够对中国公司提交的13个技术秘密点在技术层面上加以反驳，也没能针对技术问题对中国公司的证人进行发问，更加无法从技术角度反驳中国公司专家证人的观点。并且，美国公司在此次仲裁中还存在一大致命点—— 缺失专家证人，这也使得美国公司在技术问题上的劣势进一步加重。
(二)企业开展海外业务，必须要有海外专利布局意识
专利风险已经成为中国产品出口海外的最大风险。中国企业应在产品出口前对目标地进行与产品相关的专利尽职调查，以评估产品出口后所存在的潜在专利侵权风险，并应当提前2年左右在目标国家进行专利布局、购买相应的专利等，然后再将产品销售至目标地。这样不仅可以有效地避免专利侵权风险，使自己的产品能够畅通无阻地进行销售，而且可以有效地防止自己的产品技术被模仿，甚至被剽窃。
(三)中国企业必须重视研发资料的管理和保存
在该案中，中方外部律师团队在第二次证据开示前花了三个月的时间帮助中国公司来搜集和梳理零散的研发资料。很多中国企业缺乏对研发资料的归档和管理，各种文件往往散落在不同的部门，而且不注意保存研发过程的产品研发记录，而事后需要时再去搜集研发过程的证据时往往事倍功半。研发资料和记录对于有意拓展海外业务的中国企业来说至关重要:一是对于先发明制的美国，符合法律要求的、有效的研发记录将有助于美国相关机构确定发明日和发明人，在专利申请和专利诉讼中用来提出针对先申请者的异议，以争取获得专利申请权或避免遭遇诉讼拖累;二是帮助企业保护其商业秘密，在出现研发人员跳槽到竞争对手并将技术秘密带走的情况下，可以用研发记录证明技术秘密为本公司研发创造并拥有，以控诉对方侵犯了本公司所有的商业秘密。
(四)只有积极应对才能在海外纠纷获得公平结果
对于我国当下或未来准备长期立足于海外市场的技术密集型企业来说，企业应在产品难备出口时即做好可能面临专利侵权诉讼或美国“337调查”的准备，并做好应对时相关资金上的安排。因为届时一旦发生面临专利诉讼或“337 调查”的情况，中国企业将需要支付高额的诉讼费用和律师费。消极回避、甚至在相关程序中缺席，只会导致在相应程序中的不利结果，致使中国企业面临高额的赔偿金，甚至中国企业的产品永远被排除在该国市场之外。中国企业目前在美国“337 调查”中的败诉率极高，究其原因，主要是很多中国企业在面临“337 调查”时心生恐惧，认为自己不可能胜诉，从而选择了逃避和缺席。笔者认为，当海外知识产权纠纷发生时，涉诉中国企业不应当有畏惧心理，应当勇敢、积极面对，一方面充分了解已涉诉的争议中的规则，全面准备、积极应诉，并利用程序性规定争取更多的搜集证据的时间;另一方面应尽可能针对对方提出反诉或启动专利无效程序，从而化被动为主动，增加更多制胜可能。
怒江州市场监督管理局
2023年10月8日
备注：该内容摘录于《海外知识产权纠纷应对指导案例汇编》
